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律师担任企业商标专项法律顾问刍议 2009年第4期  作者:马东晓 国浩律师集团(北京)事务所

  由于计划经济体制的桎梏,我国传统上的知识产权法律服务市场被人为割裂,一段时间以来,出现了律师无法从事知识产权(申请)代理业务,而专利商标代理人又不能充分地为市场提供综合性法律服务的现象。随着我国市场经济体系的建立以及中国加入WTO后的要求,企业对于知识产权法律服务的需求越来越迫切,客观上推动了知识产权法律服务行业的整合,为律师介入整个知识产权法律服务市场提供了机会,同时也提出了挑战。本文正是在这样的背景下,以笔者曾在企业从事知识产权管理、在知识产权代理公司从事申请代理以及在律师事务所从事综合法律服务的点滴经验,试图探讨律师从事企业商标专项法律眼务的内容和方式,与同行分享并就教于方家。
  一、企业常见的商标使用策略
  律师担任企业商标专项法律顾问不仅需要具备扎实的综合法律功底和技能,还要熟悉企业的经营和管理,以及具备包括商标注册在内的法律实务经验,这其中尤其需要了解企业在经营过程中的各种商标使用策略。
  由于每个企业所处的行业不同,发展阶段不同甚至发展经历不同,各个企业会结合自身的特点采取不同的商标策略,其中比较常见的有:
  (一)使用单一商标策略
  所谓使用单一商标是指企业在经营的所有产品中只使用一个商标的情况。
  企业在发展初期或规模较小,或产品单一的大型企业,一般采取单一商标使用策略。但也有例外的情况,如世界著名的通用电气公司,无论是灯泡还是医疗仪器甚至电力设备,全部使用“GE”商标。类似的情况还有“3M”商标。
  使用单一商标的优点是可以降低商标注册、宣传和管理的成本,节省新产品的推广费用,通过一段时间的宣传后,容易在特定消费人群中形成较为固定的企业形象和产品印象。企业采用单一商标策略往往将商标、商号甚至域名统一起来,以充分发挥低成本、强显著性的优势,以“三位一体”的方式突出企业和产品形象。
  单一商标策略也存在着企业形象内涵单一、产品领域难以扩大的缺点,对于大型的多产品线的公司而言,还存在着由于个别产品的质量问题而波及整个产品线的风险。单一商标存在可能由于一种产品出现问题而败坏整个企业形象,进而把整个企业拖人深渊的风险。所以,企业在规模扩大、产品门类丰富以后,往往会使用多商标策略。
  (二)使用多商标策略
  所谓多商标策略是指企业在经营中将不同的商标分别使用在不同产品上的情况。
  使用多商标的情况主要是由于企业的产品差异太大,根本不适宜使用单一商标。例如美国斯威夫特公司早先生产火腿和肥料,其肉类火腿上使用普利敏(Premium)商标,肥料上使用维加露(Vigoro)商标。
  也有的企业因为所经营的产品门类较多,消费群体不同,常常会在不同的产品(或不同的种类)上使用不同的商标,大家各自独立,彼此相互区别。例如美国宝洁公司,其在美容美发、家庭保健、洗涤用品甚至食品领域拥有飘柔、舒肤佳、海飞丝、潘婷、沙宣、玉兰油、吉列、佳洁士、碧浪、汰渍、护舒宝、品客等约300个使用于各种产品上的商标。
  除了以消费群体不同区分不同商标使用的情况外,还有以产品档次不同区分所使用商标情况的。这种情况在与人的身份有关的产品中特别常见。例如,汽车产品、烟草产品、宾馆饭店等服务行业。著名的英国洲际酒店集团(IHG)就是将洲际、皇冠假日、假日、假日快捷等多个不同的商标使用于不同档次的酒店上。
  使用多商标策略的优点是有利于细分市场,便于有不同需求的消费者区分具有差异化的产品,也可以降低个别产品在质量或营销上的风险;但同时,也存在着推广和管理成本高的问题,所以比较适合于大型集团化企业使用。
  (三)使用主副商标策略
  自20世纪后半叶以来,由于国际经济一体化的趋势以及营销学的新发展,商标的功能已经从传统的区分商品来源的识别作用逐渐转向了展示企业形象的表彰作用。在这种情况下,一些新兴企业开始将产品商标与企业总商标区分开来,保留产品商标区分商品的作用,而赋予总商标以代表企业形象、保障产品品质的作用。例如美国通用汽车公司生产的各种轿车,所有产品上都使用“GM”这一总商标,而具体产品上又分别使用凯迪拉克、别克、奥斯莫比尔、雪佛莱等产品商标。
  这种方式兼顾了使用单一商标和使用多种商标的优点,既可以利用主商标的影响力提升新产品的知名度,保障新产品的品质信誉,降低新产品的推广宣传费用:又可以利用副商标向消费者提示具体产品的个性化,且又可以避免新产品营销失败带来的“一损俱损”的风险,不失为一种较好的商标使用策略。但这种策略比较适宜于具有多门类、多品种产品的大型企业,目前在家电制造业、汽车制造业采用的较多。
  (四)商标延伸使用策略
  无论是单一商标使用策略还是多商标使用策略,在产品出现改良或者推出同一产品线上的新产品时,沿用已经获得成功的产品的商标,并作细小区分,不仅可以降低宣传成本,而且可以迅速传达品质信息,树立产品形象。传统的商标延伸使用策略是在原有商标基础上用不同型号表示不同产品,如××牌-Ⅰ型等,现代的商标延伸策略在白酒行业采用比较多,例如四川宜宾五粮液集团的五粮醇、五粮神等商标。
  商标延伸使用策略有时也应用于企业跨领域发展中,这样虽然可以迅速地促进企业新产品的销售,但也存在着较大风险,如果企业推出的新产品未能满足消费者的期望,同样也会影响消费者对企业原有产品的印象。例如以生产空调闻名的“奥克斯”公司,后来推出了“奥克斯”汽车,但最后因各种原因退出汽车行业,却因售后服务等问题引起消费者不满,进而影响到其空调的销售。
  企业运用商标策略(或战略)参与竞争的方式很多,不仅限于商标使用的环节,律师担任企业商标专项法律顾问,应当了解这些企业基本的商标使用模式,以便更好地为企业提供全面的法律服务。
  二、企业商标法律工作的内容
  商标是企业重要的无形资产,所有雄心勃勃的企业都在不遗余力地通过各种广告、促销等公关活动将其经营思想、产品品质、服务理念甚至倡导的生活方式凝聚在商标里,同时又像爱护眼睛一样小心呵护着自己的商标,而驰名商标已经成为一个现代企业最宝贵的财富。律师在从事企业商标法律工作的时候,应当紧紧围绕这一财产权利的产生和保护环节,为企业提出专业性意见。具体做法有:
  (一)帮助企业选择可注册的商标
  商标作为识别企业商品或服务的标志,其选择应当首先符合企业经营的需要,尤其是当企业以创立驰名商标为其长期经营战略时,商标的选择应当易于传播并符合法律。即应当做到:
  (1)简洁明了、易读易记。商标的首要作用是便于识别,因而要简单、响亮、易记,力求避免难写、难读、难认或难发音、难理解的字和词。律师要提醒企业,那些读起来拗口、看了以后茫然、听了以后如坠云雾的名字,是很难在万千商品中使人眼睛一亮,并牢牢记住的。
  (2)构思巧妙、含义联想。由于商标自身所具有的表达特性,使其成为企业向外界传达信息的重要载体,因此商标名称应当有意义、能引起人们的联想。一个构思巧妙、与众不同的商标,能够体现本企业产品的特性和优点,例如“可口可乐”商标,即使从没有喝过这种碳酸饮料的人,看到这个商标也会联想到爽口怡人、畅饮痛快的感觉,其他如“奔驰”商标、“金利来”商标也可让人联想到自由奔跑和财运吉祥。
  (3)雅俗共赏、国际通行。一个好的商标如果想在市场上被广大消费者所接受,应当具有良好的思想性和国际性,即这个商标应当传达出积极向上的含义,不应有不雅的含义,同时在全球经济一体化的环境下,应当考虑使用非本国语言时,避免因文化背景和风俗习惯的不同而产生传播障碍。这一点国内企业尤其要注意,如某唇膏商标为“芳芳(FangFang)”,而在英语中,“Fang”的含义为毒牙、狗牙,导致在中国深受妇女喜爱的产品到美国后却无人问津。
  (4)三位一体、利于扩展。现代企业为了在消费者和社会公众中树立统一、良好的企业形象,往往将商标、商号和域名(或者网络实名)采用一体化设计,譬如美国国际商用机器公司就是将IBM既作为商标,又作为商号,同时也是域名,这种做法俗称“三位一体”。
  选择三位一体的商标一般应当是企业的形象商标,如果企业生产单一产品,采用单一商标,三位一体比较容易选择,如果企业生产系列产品甚至跨领域生产,则应当区分企业形象商标(即主商标)和产品营销商标(即副商标),并尽量选择利于扩展,可以涵盖整个产品线,能够传达企业文化的商标作为企业形象商标,为以后导入CI战略以及更长久的宣传打下基础。
  (5)符合法律、避免冲突。在我国,只有注册商标才能受到商标法律保护,商标获得注册的首要条件是要具备显著性,律师作为企业的商标法律顾问,应当熟知有关显著性的注册审查标准,为企业确定所要注册的商标提前进行判断并出具律师意见。
  另外,《中华人民共和国商标法》(以下简称《商标法》)实行先注册原则。因此,律师在帮助企业选择商标时,应当提前对企业拟注册的商标进行查询,避免与他人在同一种商品或类似商品上申请在先的商标构成相同或者近似,以免在申请后的审查程序中被驳回。
  此外,我国《商标法》第10条、第11条、第12条、第13条、第15条、第16条还规定禁止使用以及不予注册的若干种情况,律师在企业选择商标时均应当予以注意。
  (二)提醒企业及时注册、变更、续展商标
  律师在提醒企业注册商标时,首先应当注意商标注册申请的时机。实践中,经常有企业在推出产品,甚至投放大量广告之后还没有申请商标注册,因此往往会出现产品在市场上已经具有一定的知名度后,商标却已经被别人抢注的现象。按照我国现行《商标法》,只要该抢注行为不属于恶意抢注,法律保护在先申请商标的专用权,驳回在后申请的商标并禁止在先商标权人以外的人使用该商标,这往往给被抢注商标的企业造成极大的损失。
  律师在提醒企业注册商标时,还应当为企业考虑防御性注册。所谓防御性注册是指注册联合商标和防御商标,其目的在于扩大商标专用权的范围,排除他人在非类似商品上注册与本企业主商标相同或者近似的商标。例如,杭州“娃哈哈”集团注册的哈哈娃、哈娃娃等商标就属于联合商标,而该企业除了在儿童饮料类商品(商品国际分类第32类)上注册商标以外,还在其他商品类别上进行的注册,就属于防御商标。
  需要说明的是,我国《商标法》虽然允许注册防御商标,但国家工商行政管理总局商标局又规定,“防御商标的注册范围以注册人的营业范围为准”,限制了企业对防御商标的注册。现行《商标法》增加了驰名商标的内容,并规定对驰名商标的保护延及不相同或不类似商品上。这样,一旦被认定为驰名商标后,也可以达到注册防御商标所要达到的效果。因此,从这个角度讲,律师应当积极鼓励并协助企业争创驰名商标,以获得超出一般注册商标的扩大保护。
  另外,由于商标注册是与选择商品的分类紧密相连,所以律师应当提醒企业在选择商品或者服务类别时具有前瞻性。尤其是考虑到《尼斯协定》关于商品或者且R务的分类与企业经营范围可能不会完全一致,企业生产的某一种产品极有可能分属于多个不同的类别,这时律师应当建议企业在多个类别上同时申请注册,以获得充分的法律保护。
  商标在注册后的使用过程中,经常会发生商标注册人的名称、地址等注册事项的变更。《商标法》第23条规定,注册商标需要变更注册人的名义、地址或者其他注册事项的,应当提出变更申请。因此,当企业有这些情况发生时,律师应当及时提醒企业到商标局办理相应的变更手续,否则就会影响企业合法使用自己的注册商标,使企业的注册商标得不到法律的有效保护。
  我国《商标法》第37条还规定,注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。第38条规定,注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前6个月内申请续展注册,在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。宽展期满仍未提出申请的,注销其注册商标。因此,律师作为企业的商标法律顾问,尤其是该企业使用的商标已经接近10年时,应当及时提醒企业办理续展注册手续。
  (三)指导企业正确宣传和使用商标
  企业在实际的经营过程中,能够起到区分商品或服务的标志会有多种,譬如企业的商号、商品的特有名称以及特有的包装、装饰和装潢,甚至企业设计的卡通形象或吉祥物等等。有的企业在商标使用和广告宣传中,不是突出强化商标的形象,而是突出宣传这些标志,把商标放在了不起眼的位置。这样一方面分散了消费者和广告受众的注意力,削弱了商标的使用和宣传效果,另一方面,强化了这些商号、特有名称以及装潢等标志。虽然,这些标志也能够在市场上起到区分作用,但是却得不到像商标权那样的充分保护,一旦发现有人仿冒,往往束手无策。所以,律师要提醒企业紧紧围绕获得专用权的注册商标进行突出宣传,以免被人“搭便车”却得不到法律保护。
  关于注册商标的使用,我国《商标法》第44条作了规定,律师对此应当认真理解。
  实践中,有的企业考虑到商标申请注册的时间太慢,不能满足新产品推出的需求,往往提前申请大量储备商标。这实际是一种比较有效的商标使用策略,但律师应当及时提醒企业注意,不要因为商标储备期超过3年而被撤销,并应建议企业在3年期内对储备商标适当进行一些广告宣传,并妥善保存这些广告宣传的原始资料。
  按照商标法及其实施条例的有关规定,商标注册人可以在商品、商品包装、说明书或者其他附着物上标明“注册商标”或者注册标记。“注册商标”四个字在使用时常常置于商标的正下方,或者将“注册”、“商标”分开置于商标的两边。而注册标记包括“注”外加O或“R”外加O,使用注册标记时,应当标注在商标的右上角或者右下角。
  律师在担任企业的商标法律顾问时,也会遇到企业使用未注册商标的情况。对未注册商标的使用,我国《商标法》第48条作了规定,当顾问企业使用未注册商标时,律师应从以下几个方面提醒企业:
  (1)使用未注册商标不得违反《商标法》第10条禁用条款的规定;
  (2)使用未注册商标不得冒充注册商标使用;
  (3)使用未注册商标不得与他人的注册商标相同或近似,以免侵犯他人的商标权;
  (4)使用未注册商标的产品不得粗制滥造,以次充好,欺骗消费者。
  需要特别说明的是,将未注册商标加注注册标记属于《商标法》规定的冒充注册商标行为,地方工商行政管理机关通常会给予严厉的处罚。而实践中一些企业往往因为不了解《商标法》的相关规定,在加注注册标记的过程中出现诸多误区。企业在此问题上经常出现的问题有:
  (1)将早已申请但尚未获得注册的商标当成注册商标而在使用中加注注册标记的;
  (2)把商标申请受理通知书误以为是商标注册证书而在使用中加注注册标记的;
  (3)把原获得注册的组合商标分拆后使用而加注注册标记的;
  (4)把原注册商标字体变形后使用而加注注册标记的;
  (5)使用于原注册商标核定使用的商品之外而加注注册商标标记的。
  上述做法都是错误的,都违背了《商标法》的相关规定,属于冒充注册商标行为,律师在担任企业商标专项法律顾问时,一定要注意避免出现这些问题。
  在企业经营实践中,还经常会发生这种情况,即企业就某一文字商标的印刷字体获得了商标注册,但在生产经营过程中却使用了该商标的变形字体。按照我国《商标法》的规定,该变形字体属于未注册商标,可以使用但不能取得商标专用权,如果作为注册商标使用,属于自行改变注册商标,商标局可以责令限期改正或者撤销该注册商标。因此,无论从充分保护企业商标权的角度,还是从避免主管机关处罚的角度,律师都应当建议企业将该变形字体申请商标注册。
  (四)严把商标许可使用关
  商标许可使用是商标使用的重要方式之一,我国《商标法》第40条规定了商标的使用许可,按照最高人民法院的有关司法解释,商标使用许可包括独占使用许可、排他使用许可和普通使用许可三种方式。
  由于商标在许可使用时,商标权人只能通过签订合同来约束被许可人使用商标的行为,当被许可人不能保证使用该商标商品的品质,或出现其他损害注册商标的情况时,消费者就会对该商标的美誉度产生怀疑,其对该商标的信任度和忠诚度也会随之降低,进而影响到许可人自己的企业形象,甚至造成企业垮台事件,因此当企业签订商标使用许可合同时,律师尤应慎重对待。具体而言,律师应当注意以下问题:
  (1)协助企业慎重考察被许可人的质量保证体系,选择与许可人产品质量控制水平相一致的被许可人;
  (2)建议企业签订技术转让(或专利许可)和商标许可一揽子协议,尽量避免签定单独的商标许可使用协议;
  (3)在商标使用许可合同条款中增加具体的针对生产销售环节的可操作的质量保证措施,避免仅仅规定“被许可人应当保证产品质量”这样笼统的条款;
  (4)对于规模较小、起点较低的被许可人,建议企业提供技术指导和管理咨询,改善其技术和管理水平;
  (5)在商标使用许可合同中严格控制商标标志的印制,既要防止被许可人擅自改变注册商标,又要防止商标标志流到社会上;
  (6)约定被许可人在使用许可人注册商标时必须在商品上标明自己的名称和商品产地。
  最后,律师还应当提醒企业,按照《商标法》的有关规定,商标使用许可合同应当自签订之日起3个月内将合同副本报商标局备案。
  (五)适时监测商标并主张权利
  企业在获得商标注册以后,除了在使用中珍视自己的注册商标以外,还应当时刻注意任何对自己注册商标的不法或不利行为,一旦发现应当适时主张权利,防止对注册商标造成损害。对这种不法或不利行为的发现主要依赖的是商标监测手段,它包括对注册环节的监测和对使用环节的监测两个方面。
  所谓对注册环节的监测,是指通过监测商标局出版的《商标公告》发现是否存在他人在相同或类似商品上申请注册相同或近似商标,或者他人在非类似商品上申请注册相同或近似的商标。《商标公告》是由商标局编辑出版,专门用来刊登商标信息和法律决定的官方定期刊物。《商标公告》公告的内容主要有:
  (1)初步审定商标公告;
  (2)注册商标公告;
  (3)续展商标公告;
  (4)商标异议公告;
  (5)转让注册商标公告;
  (6)变更注册人名义、地址公告;
  (7)注销注册商标公告;
  (8)撤消注册商标公告;
  (9)商标使用许可合同备案公告;
  (10)商标注册证遗失声明公告。
  律师根据企业的要求定期监测《商标公告》,发现可能给本企业注册商标造成不利的商标注册或者商标申请,应当及时形成工作报告,将监测结果汇报给企业,并给企业提出有针对性的律师意见,如果这些商标申请或者注册商标的确会给企业造成损害,律师应当代表企业积极主张权利,及时启动异议或争议程序,阻止该申请获得注册或撤消该注册商标。
  企业对商标使用环节的监测主要是指在市场上监测他人是否有在同一种商品或类似商品上使用与本企业注册商标相同或者近似商标的行为,包括在商品、商品包装或容器以及商品交易文书上的使用,在广告宣传、展览活动中的使用,也包括他人将该注册商标作为企业名称的使用。
  按照我国《商标法》的有关规定,未经商标注册人许可,擅自在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或近似商标的行为均属于商标侵权行为。因此,律师应当提醒企业及其员工监测市场上他人使用商标的行为,一旦发现涉嫌侵犯本企业注册商标专用权的行为,应当及时向企业提出法律意见,并积极采取措施主张权利,制止侵权行为的发生和扩大。
  (六)及时制止侵权和假冒行为
  如果通过商标监测发现存在他人侵犯顾问企业商标权的行为,首先律师应当进行调查,收集证据,并通过证据保全等措施固定证据,其次,律师应当对所取得的证据进行分析、对比,确定是否构成侵权以及构成何种侵权行为;再次,律师应当通过签发警告函等方式首先通过非诉讼途径制止侵权,最后,如果侵权人继续置若罔闻,可以采取司法或者行政手段寻求保护。
  在我国,保护注册商标权有行政和司法两条途径,即对商标侵权行为即可以向工商行政管理机关投诉,也可以按照民事诉讼程序向人民法院起诉。
  律师还要注意的是,按照Trips协议要求,对于商标权的保护还有边境措施,即商标权人可以就自己的注册商标向海关申请备案,当发现货物进出口中有侵权行为存在时,可以申请海关将侵权货物予以扣押。
  (七)健全制度完善档案
  律师作为企业的商标法律顾问,还应当为企业建立健全商标管理制度,并完善企业的商标档案。
  一般而言,企业的商标管理制度应当包括商标申请注册管理、商标使用的管理以及商标保护环节的管理三部分。其中商标申请注册管理应当包含商标设计、商标储备、申请及注册以及商标转让、续展等内容,商标使用的管理应当包括商标印制、商标宣传、商标标志管理、商标许可以及商标权质押等内容,商标保护应当包括商标监测、调查取证、海关备案、行政投诉以及司法诉讼等内容。
  一个商标从设计到注册再到宣传使用,往往要经过几年、十几年甚至几十年的时间,一些驰名商标甚至经历了上百年的发展。在这个过程中,往往会出现当事人人员变动,甚至企业的分立合并等情况,律师担任企业商标专项法律顾问应当专门为企业建立完善的商标档案,同时也应当根据企业的要求定期提供相关报告,供企业分析决策使用。
  三、律师提供商标法律服务的方式
  结合企业商标法律服务的内容,笔者认为,律师担任企业商标法律顾问,提供商标法律服务的方式可以有以下几种:
  (一)签发律师函
  根据律师函的性质不同,律师签发的律师函可以分为声明函和警告函两种。
  律师接受企业委托代为发表声明函,就是在大众媒体上以律师声明的形式告知公众,权利人所拥有的商标权情况。其作用一是使相对人达到明知或应知,二是防止他人再注册或使用相同或近似商标。
  律师在发表商标权利声明函时应注意,审查委托人的相关材料,确保声明函内容的真实性、合法性。
  律师接受企业委托就商标假冒和商标侵权行为发警告函,应当注意以下问题:
  (1)事先要对假冒和侵权行为调查和取证;
  (2)警告函应当内容简捷、含义清楚、态度明确。
  律师对侵权行为签发的警告函既可以以声明的方式公开登报,也可以向侵权人直接送达。
  (二)出具法律意见书
  律师在担任企业商标顾问过程中也会遇到当事人就相关商标问题进行的法律咨询,对此律师应当以法律意见书的方式予以书面答复。律师提供商标法律咨询应当充分发挥律师具备综合法律知识的特点,发挥律师较普通的商标代理人员具有更加深厚的法律功底的特点,为当事人出具更加全面和完善的法律意见。
  现以某公司新近委托设计的一款卡通形象,并拟作为本公司产品的商标为例,简述律师出具法律意见为公司提供商标保护方案的思路。
  律师接受这一委托,首先代表公司与卡通形象设计人员签订著作权归属合同,约定该卡通形象的著作权归公司所有。然后,通过商标查询,为注册申请作好准备,进而办理商标注册申请手续。考虑到该卡通形象的立体特点,且具有相当的显著性,建议公司申请立体商标注册,同时结合该卡通形象可以应用于具体产品的特点,建议公司申请外观设计专利。此外,考虑到该公司产品大量出口,一方面建议公司根据潜在国外市场分布情况,通过马德里途径或者采取逐一国家申请途径进行国际注册;另一方面将商标权和外观设计专利权向海关总署申请知识产权海关备案。最后,在公司经营过程中,随时对注册商标进行监测,一旦发现相同或者近似商标,立即启动异议程序或者采取法律措施,制止侵害商标的行为。
  (三)代理企业商标非诉讼事项
  律师担任企业商标专项法律顾问的非诉讼事项主要有:代为起草各种商标合同:办理各类商标申请、异议、争议和撤销等事项;受托对指定商标进行监测,并为企业提供监测报告,受托为企业购买或者出售注册商标;受托对质押商标权进行尽职调查,受托参与特许经营项目的谈判以及项目执行,等等。
  其中办理各类商标申请、异议、争议和撤销等事项属于国家工商行政管理总局商标局规定的商标代理业务,需经批准的代理机构办理。未获得批准从事商标代理业务的律师事务所可以企业常年法律顾问或者专项法律顾问的方式,由具体的知识产权律师指导企业工作人员办理此类业务。
  (四)代理行政投诉、民事诉讼以及仲裁事项
  企业申请商标注册最主要的目的是取得专用权,当面临侵犯商标专用权的行为时,企业最需要的是律师挺身而出采取维权行动,因此,律师担任企业商标法律顾问最常见也是最重要的工作,就是对侵权行为采取法律措施予以制止。
  由于我国商标法规定保护注册商标可以采取行政和司法两条途径,因此针对侵权行为的性质、规模、侵权人的情况以及企业自身的需求,律师应当建议企业区分不同情况采取行政投诉或者司法诉讼。而一般情况下,行政查处具有快捷迅速的特点,司法诉讼则可以获得赔偿。
  除了对商标侵权行为进行投诉或者提起诉讼外,企业签订的涉及商标内容的合同中如果约定仲裁条款,当出现合同纠纷时,律师也可以代理企业申请仲裁。
  (五)代理企业行政诉讼以及参与商标刑事诉讼
  律师担任企业商标法律顾问涉及的行政诉讼有两类,一是不服国家工商行政管理总局商标局或者商标评审委员会作出的决定或者裁定而提起的行政诉讼,二是不服地方工商行政管理机关在商标管理过程中所作出的行政决定。按照最高法院的司法解释,对于北京的公司而言,前一类行政诉讼统一由北京市第一中级人民法院管辖,而后一类行政诉讼则由最初作出行政决定的行政机关所在地人民法院管辖。
  由于我国《刑法》和《商标法》规定了三个涉及商标的犯罪行为,即假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪。因此,律师在担任企业商标法律顾问的时候可能会遇到商标刑事诉讼。律师参与商标刑事诉讼既可以代理商标权人就商标犯罪行为向公安机关进行举报,也可以在刑事诉讼程序中为商标犯罪嫌疑人进行辩护。
  随着我国加入WTO以及市场经济改革的进一步深化,企业已经越来越认识到商标之于市场竞争的作用,也越来越认识到商标战略和策略之于企业长远发展的意义。与之相适应,企业对商标等知识产权法律服务的需求也越来越迫切,社会也需要更多的熟悉企业管理、掌握商标实务并具备综合法律技能的复合型人才;另一方面,律师在为企业提供商标法律专项服务的过程中,也面临着开拓创新和提高层次的问题。笔者希望,通过此文对律师深化知识产权法律服务内容略述管见,其中难免存在不当之处,敬请批评指正。

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