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美国“337条款”解读及我国企业的对策 2007年第1期  作者:刘江平 易理律师事务所

  中国加入WTO以来,国内产品大量地进入全球市场参与国际竞争,不少产品进入了美国市场,同时也引发了持续不断的知识产权问题。随着中国日益成为全球制造中心以及对外贸易规模的扩大,可以想见,某些进口国依靠知识产权问题设置市场“门槛”障碍的现象也会日益增多。媒体在报道中美贸易时经常提到“337条款”,但是,有专家认为,中国还只是刚刚开始意识到美国贸易法“337条款”的重要性,“337条款”的厉害程度可能超出我们的想象。究竟“337条款”指的是什么?美国司法实践是如何操作的?如果遇到“337条款”调查,我国的企业该如何应对?
  一、《美国关税法》第337条款内容概述
  所谓“337条款”,就是说任何向美国出口的产品若涉及侵犯美国的在先知识产权,美国的专利及商标所有人可依据1930年《美国关税法》第337条款,向美国国际贸易委员会(ITC)递交“申请书”来保护自己的各项权利,如专利权、商标权、版权及商业秘密等。
  美国的“337条款”调查,实际上有点类似于反倾销调查,属于知识产权诉讼的一种。“337条款”调查的主管部门是ITC。美国1930年的《关税法》第337条款给了ITC很大的权力,它可以调查国外企业对美国的出口有没有不公平的竞争行为,一旦发现有不公平的竞争行为,就可以禁止这些产品进入美国。
  (一)美国的“337条款”具有以下特征
  1.行政救济性。即337条款调查的主管部门是ITC,而不是法院,由ITC依当事人申请后展开调查并作出裁定。属于美国当地的“行政救济”。如果当事人选择向ITC和法院同时申诉,法院将中止审理并在等待ITC调查结束后再启动审判程序。
  2.调查程序的简便性和调查周期的相对短暂性。调查的期限一般为12个月,疑难的为18个月。其重要程序是:美国公司向ITC起诉;ITC在30天之内决定是否立案并通知被告;被告在送达通知之日起20天内提交书面答辩意见及反诉;调查听证;ITC裁决。如有不服ITC裁决的,可以向联邦巡回上诉法院起诉。
  3.调查对象有较强的针对性。进口行为若存在不正当竞争,且对美国国内相关产业造成实质性损害,ITC可根据美国国内企业的申请进行调查。所谓的不正当竞争行为主要指:侵犯美国国内有效的专利权、商标权、著作权等知识产权。
  4.处罚措施的灵活性和严厉性。根据“337条款”作出的处罚措施有:
  (1)在整个调查过程中,ITC有权签发临时性排除令。(2)有限排除令:只禁止被调查企业生产的侵权产品进入美国,但它可以适用于被调查企业现在和今后生产的、存在侵权行为的所有类型的产品,而不仅仅是诉讼中裁定的产品类型。“有限排除令”的效力可以扩大到包含侵权物品的下游或下级产品,以及上游的零部件产品。(3)普遍排除令:在所有的处罚措施中,普遍排除令最为严厉,它不仅针对被告公司的产品,还禁止某一种类的所有进口产品进入美国市场,而不区别原产地或生产商,同时还包括今后和目前尚未掌握的生产商和进口商。而其他国家鲜有类似规定。(4)禁止令:当侵权产品在美国有商业上数量巨大的存货时,ITC有权发出禁止令,对象一般是在美国的被告方,禁止的范围不仅包括在美国国内的销售行为,也包括市场开发、分销、广告宣传以及聘用美国代理商和分销商等行为。(5)没收已入境流通的产品。
  (二)美国“337条款”与反倾销调查的区别
  “337条款”是保护美国市场的一个固定的法律,它比《反倾销法》只是增加关税来得更为严厉。“337条款”指明对美国进行不正当贸易分为两类:一是普通不正当贸易,指进口到美国的产品在销售过程中的不正当竞争和不正当行为;其二是与知识产权相关的不正当贸易,是指进口到美国的产品侵犯美国法律保护的专利权、商标权、不正当竞争等知识产权。
  对于中国企业来说,“337条款”还是比较陌生的,相对于中国熟知的反倾销调查,“337条款”与之有不同之处。其一,“337条款”主要针对的是技术和知识产权领域的竞争,而反倾销主要是针对价格竞争I其二,“337条款”在裁决的过程中不会考虑对方是不是非市场经济国家这一因素:更为重要的是,在“337条款”调查中,主持案件的行政法官可根据单方证据做出缺席判决。另外,“337条款”在裁决时有权颁布“普遍排除令”,也就是说,外国企业一旦“应诉缺席”或败诉,法官所作出的“模糊裁决”可全面禁止该国某类产品进口。反倾销的处罚可能仅仅是征收反倾销税。
  二、《美国关税法》第337条款的司法实践
  ITC作为“337条款”付诸实施的主管部门,是一个由美国国会设立的准司法性联邦机构,是独立于政府的专门机构,它通过五种方式来履行其职能。
  第一,进口损害调查,包括决定某种不公平交易进口(反倾销或反补贴关税调查),以及增加的进口(全球及双边安全措施调查)是否对美国相关产业造成损害或具有实质损害威胁。
  第二,知识产权相关进口调查,包括引导性行为,服从总统的反对意见,反对进口贸易中的某些不公平行为,例如专利或商标侵权。
  第三,调查程序,包括进行对于主要贸易相关问题的客观分析;预测贸易协议的经济影响,分析某些特定行业的竞争性,寻找行业内部及外部影响行业竞争性的经济因素。
  最后两种分别是贸易信息服务和贸易政策支持,为美国贸易代表(USTR)、国会委员会、世界贸易组织等提供直接的信息和技术支持。
  该委员会的6名委员由总统指定,并经参议院认可,任期9年。其中,主席和副主席由总统直接任命,任期为法定的两年。主席不得与前任主席来自于同一政党,总统也不得任命来自于同一政党的两位委员担任主席和副主席。
  “337条款”执行多年以来,有效打击了20世纪70年代开始崛起的亚洲的新兴工业国家,并保护了美国的市场。事情的发生客观上与亚洲国家的知识产权法律不完善,对美国的知识产权法律了解不够、又习惯于将模仿的技术产品出口到美国不无关系。当然,主观上也不能排除美国贸易保护主义的“有意刁难”。
  20世纪70年代,日本将技术含量较高的半导体等产品出口到美国,冲击了美国的国内市场,影响了美国的相关制造业,美国就用“337条款”设立门槛,阻止了日本的产品对美国市场的占领。80年代,台湾将大量的电子产品等出口美国受阻,又是“337条款”在起作用。当年,台湾已经取代了日本成为“337案件”的主要调查对象。至此,日本和台湾向美国出口产品的企业都因为“337条款”而付出了高额的“学费”。近年来,中国大陆又在取代台湾地区成为“337条款”调查案件数目最多的一方。
  2003年1—6月,ITC就“337条款”立案的11个案子中,涉及中国的有10个之多,与大陆有关的就有6件,有4件正在调查之中。其中涉及到机械行业的有:农用拖拉机、割草机、农用车辆。例如:2003年2月起根据“337条款”对中国农机企业提出起诉的美国两家公司分别是Deere&Company和New Holland North America,前者指责中国生产的拖拉机将车身和车轮分别涂成绿色与黄色,而这些颜色正是该公司的商标注册颜色,中国在美国销售的拖拉机是有意与该公司产品在市场上产生混淆:后者指责中国产品几乎是对该公司产品的仿造。原告要求停止进口和停止在美国销售中国的拖拉机。中国涉案企业分别是:江苏省某公司、常州市某农业机械集团、江西省某拖拉机公司和北京市某汽车公司。
  “337条款”的调查数目在不断增加,据统计,已经启动的111个调查中有42个涉及中国内地和香港,仅2005年到现在,启动调查的11个中有5个涉及中国内地和香港,从1998年到现在,334起反倾销调查中,中国占47个,涉及农产品、制造业产品等多个领域。
  三、我国企业应对之策
  在美国,一个公司拥有的专利组合,体现了这个公司的市场价值。在对一个公司进行评估时,其知识产权资产和专利组合是很重要的一个评估参数。另外,在知识产权诉讼中,如果有一个很好的专利组合,就很容易赢得这个市场。美国公司常常通过知识产权诉讼来划清它们的权利范围,也就是市场竞争的范围。在美国,专利的获得并不意味着大家很清楚这个专利权的范围,往往要通过诉讼让大家清楚专利权的范围是什么。通过诉讼还可以划清竞争对手之间的界限。即使是一个很小的技术领域,往往一个诉讼就可以把所有的竞争对手摒除在外。因此,取得产品的知识产权是很重要的。为了防止出口到美国的产品遭到“337条款”的调查,也为了减少“337条款”的伤害,笔者认为,我国企业应采用事先预防和事后积极补救的策略。
  (一)事先预防
  事先预防,简单说就是我国企业为避免侵权,应尽可能自己取得产品的知识产权,特别是核心关键技术的知识产权。这样就能够增加在谈判中的议价能力,并可以通过交叉许可等各种方式阻止对方起诉。
  对引进国外技术开发的产品出口到美国市场时,一定要关注相关的知识产权问题,看其是否与美国的有关知识产权法律有抵触,否则就会遇到高“专利门槛”。如:对于发明专利,《中国专利法》采用的是“先申请制”,而《美国专利法》采用的是“先发明制”。中国的发明专利即便在优先权期内也不一定会被美国批准。也就是说,在美国专利权没批准前,即便在中国拥有专利,在美国也不会得到保护,而且有可能还会在美国引发侵权问题。再就是美国的专利不全是在中国申请了专利,在中国不曾存在的专利权在美国可能就是专利。目前,全世界有一百多个国家和地区都实施了专利制度,了解进口国的专利与所出口的产品技术之间的专利状态是非常重要的。
  美国法律规定,专利以及商标的所有权人在遇到侵权时,可以向联邦法院起诉,取得“禁止令”停止侵权人的侵权并获得经济赔偿。各国对进口产品所设立的专利保护的门槛不尽相同,但有一些国际公法所确定的基本原则是一致的。主要有以下几个方面:
  1.权利用尽原则。专利产品经销售后,购买产品的人对该产品的处理权(包括使用和再销售)不用再经过专利权人许可或者说专利权人无权过问。例如:购买DVD的用户,在使用或出租机器时,不需要付任何费用。再例如;使用某专利技术的发动机出售后,经组装成工程机械主机再出售,一般地说也不构成侵权。但注意一定要将原发动机的产品的铭牌保留在原机上,不可使购买工程机械主机的消费者认为发动机也是主机厂生产的产品,否则出现侵权纠纷时就要承担法律连带责任。例如:1996年,日本本田株式会社在广州国际摩托车展览会发现,我国上海市某厂生产的摩托车的发动机的“起动减压装置”是该社的专利技术,遂向被告上海厂索赔,上海厂使用的发动机是浙江省某厂生产的,而给发动机配套的“起动减压装置”又是重庆市某厂生产的。由于被告上海厂将摩托车上的发动机的生产厂铭牌除去了,故日本本田株式会社向其索赔,并不连带其他厂,法院判原告胜诉。
  2.进口许可原则。由于专利权人在制定专利技术转让许可合同时,会有多种形式,可以是某国、某地区的一般限制性许可证转让,也可以是独家许可转让等。在出口产品时一定要了解清楚这方面的情况。例如:含有专利技术的某种DVD产品,限定的销售地区是中国,若专利权人在美国也有许可生产同类产品的企业,则中国厂家一定不许将同类产品销往美国。如果销了,就违反了进口许可原则,就侵犯了专利权人在美国市场上的利益。如果一定要向美国出口则必须同专利权人谈判新的许可合同。
  3.出口许可原则。某些国外的专利技术由于国外的专利权人在中国并没有提出专利权利保护申请,所以企业可以在国内范围免费使用该项专利技术,一般不构成侵权。但是若将此类含有专利技术的产品出口时,一定要了解专利权人获得保护专利权的国家和地区名单,如果出口的目的国在名单上,则要经过专利权人的许可,否则就违反了出口许可原则。例如:卡特公司申请了一个“垃圾压实机的车轮保护装置”(国际专利申请号:WO9936632),其专利指定申请国中没有中国,故该申请就不可能被授予中国专利权,此专利技术可以在国内无偿使用。若某公司将采用该项专利技术的产品出口到美国、欧洲等有专利权保护的国家则一定要经过专利权人的许可。若出口到朝鲜、蒙古等无该专利权保护的国家则不用经过专利权人的许可。但是,第三国又将该产品出口到专利权人有专利权保护的国家和地区时,原出口国的企业有连带责任。第三国不适用“权利用尽原则”的原因是原出口国的企业根本没交专利费,也不具备合法使用和出口专利技术的条件。
  发达国家的有些专利技术并没有在中国申请专利权保护,这是因为他们过去对中国市场的预测不够准确,低估了中国制造业的生产能力和产品的出口能量。发达国家的这些专利技术,在客观上也给我们国内企业提供了一次“免费的技术晚餐”。但是近年来,国外企业纷纷调整其知识产权策略,据初步了解,目前国内的涉外知识产权的赔偿费已经达到10亿美元。国外企业在国内申请了成千上万个专利,画地为牢,布置了所谓的“专利网”。从DVD、数码相机到拖拉机、摩托车先后都有了专利赔偿先例。我国各行业要“未雨绸缪”,千万不可忽视这些所谓的“专利网”。
  (二)事后积极补救
  “337条款”调查案件的结果一般有和解、原告撤诉和判定违法三种。面对“337条款”指控,中国企业应走出去,积极应诉,选择逃避无疑是错误之举,比不应诉会带来巨大的意想不到的损失,比如赔偿因构成侵权而造成的直接损失及相关赔偿,产品被拒之于美国市场之外等等。因此,中国企业一定要有积极心态去应对。根据笔者的经验,可以针对“337条款”调查的不同阶段,提出若干应对措施。
  1.提出起诉申请。申请方向ITC提交起诉书(或者还有临时性禁令)申请,交纳150美元。申请方为了获得赔偿金,也可以同时在联邦法院提出一般知识产权诉讼。由于“337条款”的调查在程序上非常简便,调查周期也相对较短,所以,越来越多的美国国内企业选择提起“337条款”的调查。
  申请方一般在打算起诉前,会与被怀疑侵权的企业交涉,此时,被怀疑侵权的企业如果有自己的专利组合,可以通过交叉许可等各种方式与对方达成互补起诉的协议,以阻止对方起诉你。另一方面,现在美国提供专利侵权的责任保险,被告和原告都可以买保险。如果被告败诉了,保险公司替你出赔偿金;原告败诉了,保险公司要替你付律师费。
  被诉方还有一招,就是可以提起反诉,向原告施压。以求获得和解的机会,通过和解这种方式可以降低赔偿金数额。
  2.受理申请,启动调查程序。申请方起诉后,ITC根据审查结果在30天之内(一般情况下)决定是否组建调查组立案调查。调查组成立后,向每位被告送达起诉状和调查通知,确定结束调查的目标日期:一般“337调查”的时限是12个月,较为复杂的案件则可以延期6个月结束。
  在此阶段,如果ITC决定立案调查,将组建调查组,调查组向被诉方发送调查问卷,有的企业收到的是正本,有的是副本,发送的问卷正本和副本具有同样的效力,这是普遍性文本,后来有针对性的问卷则是正本才具有效力。普遍性文本收到以后,回复与否可以作为裁决企业是否有恶性侵权的证据,所以回复是相当重要的。如果不作答的就可能裁决恶意侵权,损失严重,同时也失去了申辩的机会。
  被诉方在收到最初的调查问卷后,可以找相应的律师出具一份没有侵权的证明,这样,即使在最终裁决中败诉也可以作为不构成恶意侵权的证据,损失就要小得多。
  3.裁决。“337条款”调查案件的结果一般有和解、原告撤诉和判定违法三种。前两种在此不赘述,对于第三种“判定违法”的结果,则又可细分为前述的几种状态:(1)ITC签发临时性排除令;(2)有限排除令;(3)普遍排除令;(4)禁止令;(5)没收已入境流通的产品。
  4.上诉。如果企业对于“337条款”的裁决不服,可以上诉到美国联邦巡回法院,但是,ITC的裁决不会停止执行。如果法院最后的判决撤销了ITC的裁决,ITC也不会对相关企业的损失给予赔偿。不过,如果是申诉方在最终裁决之前要求ITC发布临时禁令,则申诉方需要缴纳保证金。如最终裁决被诉方没有违反“337条款”,申诉方的保证金就会作为给被诉方的赔偿。
  从以上程序规则可知,中国企业在面对知识产权诉讼,特别是“337条款”的诉讼时,一定要积极应诉,不出庭的直接后果意味着自动败诉,你的产品就别想进入美国了。更严重的后果是,它将最终影响到中国企业进入美国市场。不仅如此,美国的法院判决,在很多发达国家都是可执行的。比如在德国,如果一个美国法庭的判决要求在德国执行的话,德国的法院只需要一个很简单的司法程序就可以执行。而且,在美国这种判决结果执行的有效期很长。如果在过上几年再去那个市场困难更大,那时判决的结果就是赔偿额加上过去这些年的利息了。
  

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