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保护权利 降低风险——中国企业海外知识产权战略 2011年增刊  作者:李森 金诚同达律师事务所高级合伙人

  “走出去”战略是党中央、国务院根据经济全球化新形势和国民经济发展的内在需要作出的重大决策,是发展开放型经济、全面提高对外开放水平的重大举措,是实现我国经济与社会长远发展、促进与世界各国共同发展的有效途径。对中国企业来说,无论是开拓市场空间、优化产业结构、获取经济资源、争取技术来源,还是突破贸易保护壁垒,培育中国具有国际竞争力的大型跨国公司,“走出去”都是一种必然性的历史选择。
  中国企业“走出去”,将面对与国内截然不同的市场竞争环境。从国际贸易发展和“走出去”的实践来看,知识产权风险是中国企业不容回避且必须高度重视的问题。因此,“保护权利、降低风险”,应该是中国企业海外知识产权战略的核心和重点。
  一、知识产权的特性
  在以知识的占有、配置、生产和使用为核心的新经济时代,知识产权作为一种重要的竞争资源,已经成为经济增长和创造财富的利器。任何一个竞争主体拥有自主知识产权数量的多少、运用知识产权制度能力的高低,将直接决定其核心竞争能力的强弱。
  知识产权作为一种竞争工具,与其他财产相比,具有相当的独特性,即独占性、排他性、无限可复制性及权利边界的模糊性。而不同类型的知识产权,在市场竞争中的功能和作用也有所不同。
  例如,商标一般具有识别功能(帮助消费者区分相似商品或服务的来源)、商品品质保障功能(向消费者表明同一商标商品的品质具有一致性)、企业形象代表功能(代表和影响企业形象)、商誉积累功能(商标的长期使用能够累积企业的商誉)、无形资产功能(作为一项无形资产进行评估和资产运营)。
  专利则是法律赋予一定时间内的排除权,专利权人可以利用专利限制和打击竞争对手,有效保护自身合法权益和市场占有,获取高额利润,也可以通过许可他人实施,获取许可收益,还可以进行资本化运作。此外,在国内,积极申请专利还能获得政府资助,降低企业研发和运营成本。
  商业秘密是不为公众所知悉的、采取适当保密措施的技术信息和经营信息,可以说是企业的“独门秘笈”,因此其重要作用是不言而喻的。商业秘密具有秘密性、保密性和实用性等特点,实践中应特别注意,采取适当的保密措施是商业秘密构成的前提,企业可以采取制定保密规章制度、与员工签订保密协议和竞业限制协议、在交易过程中与相对方签订保密协议等措施进行保密。
  二、中国企业“走出去”的知识产权战略
  中国企业“走出去”时,要特别注意知识产权风险的防控,既要保护自身的知识产权,又要防止落入他人知识产权的陷阱。一般来说,企业可从以下方面开展工作:
  1.应在目标国对技术成果采取合适的知识产权保护措施
  知识产权具有“地域性”,中国企业的技术成果只有满足目标国法律或者相关国际条约的要求,才能获得目标国的法律保护。
  实践中,妨碍中国企业在国外获取知识产权保护的主要制约因素有:(1)缺乏知识产权保护的意识、组织和制度体系;(2)缺乏必要的投入;(3)对国外预期市场的开拓与知识产权保护的措施不配套;(4)对知识产权顾问、代理机构的资源未有效利用;(5)对国际公约、双边条约、外国法及其程序不了解等等。
  因此,中国企业要做到:(1)了解涉及知识产权国际保护的国际条约,以及目标国的法律法规,明确技术成果获得目标国保护所要满足的条件;(2)分析技术成果,确定适当的知识产权保护方式;(3)积极采取切实的知识产权保护措施,以获得知识产权国际保护。
  2.在与其他人合作研发过程中,重视并加强对自己知识产权的保护
  中国企业在与科研机构合作时,重点考虑知识产权权利分配、技术成果交付与验收、研发费用投入等问题;在与竞争对手合作时,重点考虑现有技术划定、技术交换条件、销售市场划分等问题。
  3.技术许可过程中,针对许可人或被许可人的地位,采取不同措施保护合法权益
  中国企业在作为技术许可方时,应重点考虑对方对技术的保密义务、对方实施技术的限定(方式、时间、地域范围等)、许可费的支付方式、对方违约的制裁措施、许可权收回、合同解除条件等问题。
  中国企业在作为技术被许可方时,应重点考虑技术的真实性、可靠性、合法性,技术许可的方式能否满足商业目的,技术成果的交付与验收,是否附加不合理的限制,对方对许可技术的担保义务,对方违约的制裁措施,合同解除条件,许可费退回等问题。
  4.规避实施技术成果侵犯其他人权利的风险
  中国企业“走出去”,经常面临实施技术成果侵犯他人权利的风险,形成诉讼的也不在少数。因此,在“走出去”前,应当就在目标国实施技术成果的风险进行分析评估,并根据评估结果采取不同措施。可以采取的主要工作包括:(1)清理全部现有的技术成果;(2)选定在“走出去”战略中可能使用的相关技术成果;(3)明确被选定的每项技术成果的技术特征;(4)根据每项技术成果的具体特征,确定专利检索的关键词;(5)在目标国有效专利的范围内,利用关键词进行专利检索;(6)根据专利检索结果进行技术比对,判断各项技术成果是否存在侵犯他人专利的风险;(7)对于没有侵犯他人专利的技术成果,还要判断获得该技术成果的来源和途径,看是否存在违反保密义务、以不当手段获取他人技术秘密等问题;(8)对于可能侵权的技术成果,在考虑市场竞争和成本的基础上,采取替代技术、获得许可等方式解决。
  5.发生知识产权纠纷时,无论是侵权还是被侵权,都要积极应对
  海外知识产权纠纷一直是中国企业“走出去”的重大阻碍,中国企业必须转变观念,把海外维权当作投资,采取更加积极主动的做法,只有这样才能赢得跨国知识产权诉讼,为其产品进入国际市场扫清法律障碍。
  三、中国律师的法律服务
  中国企业“走出去”时,是否还需要中国律师?很多企业在认识上存在误区,认为中国律师不懂外国法律,用处不大。
  实际上,在WTO框架下,国际知识产权保护的法律标准基本相同,我国知识产权法律和其他国家的知识产权法律的相似程度较高,中国律师在“走出去”时同样大有可为。
  熟悉知识产权法律、富有企业知识产权战略经验和诉讼经验的中国律师,能够为中国企业“走出去”提供基本的风险控制方案、侵权预警方案、纠纷解决方案和诉讼应对方案。中国律师还能够有效结合其他国家法律服务机构的资源,为中国企业“走出去”提供落地式法律服务。因此,中国企业应当充分利用中国律师的资源和优势,适当投入,将知识产权风险防患于未然,这样才能更好地实现“走出去”的战略目标。

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